중국 사법 실무에 적용되는 사용 환경적 특성

특허 청구항에서의 ‘사용 환경적 특성’(Usage environment characteristics) 개념은 Min Ti Zi (2012) No. 1 판결에서 처음 언급된 이후 사법 실무에서 널리 적용되어 왔다. 학계 통계에 따르면 2024년 10월 3일 기준으로 100건이 넘는 판결에서 사용 환경적 특성 개념을 참조한 바 있다.

이 개념이 사법 실무에서 폭넓게 활용되고 있음에도 불구하고, 현재 이를 직접적으로 다루는 법적 문서는 하나뿐이다. 바로 「특허권 침해 분쟁 사건의 법 적용에 관한 몇 가지 쟁점에 대한 최고인민법원 해석(II)」 제9조이다. 이 조항은 다음과 같이 규정한다. “만약 피침해 주장 기술방안이 청구항에서 정의된 사용 환경적 특성이 규정하는 사용 환경에 적용될 수 없다면, 인민법원은 해당 기술방안이 특허 보호 범위에 속하지 않는다고 판단한다.” 이 사법 해석은 부정적 표현 방식을 통해 “사용 환경적 특성”이 청구항에서 제한적 기능을 가진다는 점을 명확히 한다. 그러나 이 해석은 두 가지 중요한 문제에 대해서는 규정하지 않고 있다. 첫째, 무엇이 사용 환경적 특성을 구성하는가? 둘째, 사용 환경적 특성의 제한적 효과는 다른 기술적 특징들과 비교했을 때 어떤 관계를 가지는가?

중국국제무역촉진위원회 특허상표사무소가 대리한 ‘Hu 73 Zhi Min Chu (2022)’ 사건은 사용 환경적 특성과 관련된 사안으로, 2024년 「전국 법원 지식재산권 사건 법 적용 문제 연례보고서」(최고인민법원 편)에 성공적으로 포함됐다. 이는 실무자들에게 법적 지침을 제공하는 긍정적 신호로 평가된다. 본 사건은 사용 환경적 특성 판단에 관한 현행 사법 실무를 보여주는 사례로 활용될 것이다. Hu 73 Zhi Min Chu 사건에서 법원은 다음과 같이 판시했다. “사용 환경적 특성의 판단은 발명의 명칭, 발명의 대상, 청구항에서 설치 및 기타 관계에 관한 기재, 그리고 명세서의 내용을 종합적으로 고려하여 이루어질 수 있다.

피침해 주장 기술방안이 해당 특허 청구항의 사용 환경적 특성을 갖추고 있는지를 검토할 때, 반드시 피침해 제품에 사용 환경적 특성과 관련된 구성요소가 포함되어야 하는 것은 아니다. 해당 제품이 청구항에서 정의한 사용 환경에 적용될 수 있다면 충분하다.”

이러한 판단은 기존 사법 실무와 일관성을 가진다. 실제로 사법 실무에서는 사용 환경적 특성에 관한 두 가지 쟁점에 대해 비교적 통일된 이해에 도달한 상태다. 여러 최고인민법원 판결은 “특허법상 사용 환경적 특성이란 발명이 사용되는 배경이나 조건을 묘사하는 청구항 내 기술적 특징을 의미한다”고 판시한 바 있다.

동시에 법원은 다음과 같이 판시한다. “청구항에 기재된 사용 환경적 특성은 필수적인 기술적 특징이며, 특허 보호 범위에 제한적 효과를 가진다. 사용 환경적 특성이 특허 보호 범위를 어느 정도까지 제한하는지는 개별 사안에 따라 판단되어야 한다. 일반적으로, 피침해 주장 기술방안이 청구항에서 정의한 사용 환경에 적용될 수 있다면, 해당 기술방안은 그러한 사용 환경적 특성을 가진 것으로 본다.”

Hu 73 Zhi Min Chu 사건에서 문제된 특허는 처리 카트리지(processing cartridge)에 대한 보호를 청구하였으며, 관련된 사용 환경적 특성은 ‘전자사진 방식 영상 장치의 주요 조립체’(main assembly of an electrophotographic imaging device)였다. 다시 말해, 보호 대상은 토너 카트리지와 같은 프린터 소모품이었고, 사용 환경적 특성은 프린터 본체였다. 독립 청구항에서는 처리 카트리지 자체의 구조적 특징을 특정하는 것 외에도, 전자사진 방식 영상 장치와의 설치 관계에 관한 기술적 특징(관련 특징) 역시 정의되어 있었다. 이에 대해 법원의 논리는 다음과 같다.

첫째, 관련 특징이 청구항의 주제 명칭에서 지시하는 발명 대상 구조에 속하는지 여부를 판단했다. 검토 결과, 청구항의 ‘주요 조립체’(main assembly)에 관한 기술적 특징은 사용 환경적 특성으로 인정됐다.

둘째, 기술적 특징과 명세서의 기재를 바탕으로 사용 환경적 특성의 구체적 형태가 판단됐다. 판결은 처리 카트리지와 관련된 기술적 특징에 “전자사진 방식 영상 장치의 주요 조립체에 분리 가능하게 장착(removably installed)”된다는 설명이 포함되어 있음을 확인하였고, 이를 통해 처리 카트리지와 주요 조립체가 설치 관계에 있다는 점을 도출했다. 또한 명세서와 도면에 근거하여, 청구항에서 주요 조립체와 관련된 기술적 특징은 처리 카트리지의 구성 요소가 아니라, 처리 카트리지를 사용하는 조건임이 확인되었고, 따라서 사용 환경적 특성에 해당한다고 판단됐다.

마지막으로, 법원은 피침해 주장 제품이 사용 환경적 특성으로 정의된 사용 환경에 적용될 수 있는지를 검토했다. 피침해 제품은 해당 사용 환경에 적용될 수 있었으므로, 관련 특징을 가진 것으로 인정됐다.

몇 가지 제언

특허 집행에서 피침해 주장 기술방안에 특정한 특징이 결여되어 있는 경우, 권리자는 그러한 특징이 사용 환경적 특성으로 볼 수 있는지 검토할 수 있다. 일반적인 기술적 특징과 비교할 때, 사용 환경적 특성에 관한 이 특별한 침해 판단 규칙은 입증 요건이 더 낮다. 보통은 피침해 제품이 해당 특징이 규정하는 사용 환경에서 사용될 수 있음을 입증하면 충분하며, 피침해 기술방안 자체가 그 특징을 갖추고 있음을 증명할 필요는 없다. 따라서 권리자에게는 침해 주장을 뒷받침할 또 하나의 근거가 제공되는 셈이다.

예를 들어, Zui Gao Fa Zhi Min Zhong (2021) 사건에서 독립 청구항은 다음과 같이 정의됐다. “네트워크 플러그 상부 덮개에 대한 자동 위치 설정 구조로서, 복수의 내부 코어선을 포함하는 네트워크 케이블을 포함하며, 네트워크 케이블의 전단 일정 길이가 플러그 본체 내부로 연장된다.”

피침해 제품에는 특정 네트워크 케이블이 존재하지 않았기 때문에, 1심 법원은 필수적인 기술적 특징이 결여됐다고 보고 침해를 인정하지 않았다. 그러나 2심에서는 네트워크 케이블이 특허 기술방안의 객체로서 사용 환경적 특성에 해당한다고 판단하여 침해를 인정했다.

반대로, 피고의 입장에서는 해당 특징이 사용 환경적 특성이 아님을 주장하여 반박할 수 있다. 동시에, 특허 문서에 정의된 기술방안이 오직 특정 사용 환경적 특성에서만 적용될 수 있다면, 피침해 기술방안이 해당 사용 환경 외의 다른 환경에서도 적용 가능하다는 증거를 제시함으로써 피침해 제품이 사용 환경적 특성을 가지지 않았음을 입증할 수 있다.

특허를 낼 때 독립 청구항에 사용 환경적 특성을 포함하는 데 신중해야 하지만, 동시에 이를 의도적으로 회피하는 것도 피해야 한다. 그렇지 않으면 기술방안이 불완전하거나 불안정해질 수 있기 때문이다. 완전포섭 원칙(doctrine of complete coverage)에 따라 특허 집행에서는 피침해 제품이 청구항에 기재된 모든 기술적 특징을 갖추고 있음을 입증해야 한다. 만약 발명의 창작 개념과 무관한 환경적 기술 특징이 청구항에 포함되면, 이는 청구항의 승인과 안정성에 아무런 도움이 되지 않을 뿐 아니라, 입증 난이도와 권리 보호 비용을 증가시킨다.

반대로, 사용 환경적 특성을 의도적으로 회피하고 제품 측면의 특징만을 청구항에 기재할 경우, 보호하고자 하는 기술방안을 충분히 반영하지 못하거나, 해당 특허 기술방안을 선행기술과 구별하기 어렵게 만들어 출원이 승인되지 않거나 특허가 무효화될 위험이 있다.

결론

사법 실무에서 일반적인 접근 방식은 먼저 보호받고자 하는 특허의 주제 명칭(subject title)을 기준으로, 관련 기술적 특징이 발명의 보호 대상에 직접적으로 제한을 두는지를 예비적으로 판단하는 것이다. 그 다음, 명세서와 도면을 활용하여 사용 환경적 특성의 구체적 형태를 확정한다. 이러한 공통적인 특징은 흔히 특허 기술방안의 설치, 연결 또는 사용을 제한하는 조건이나 환경으로 나타난다.

그러나 특허 청구항에서 정의되는 기술방안의 복잡성을 고려할 때, 사용 환경적 특성은 보호되는 기술방안의 설치 위치나 연결 구조와 직접적으로 관련된 구조적 특징에만 국한되지 않는다.

마지막으로, 사용 환경적 특성이 특허 보호 범위를 어느 정도까지 제한하는지는 개별 사안별로 판단된다. 일반적으로 피침해 주장 기술방안이 사용 환경적 특성에 의해 정의된 사용 환경에 적용될 수 있다면, 그러한 사용 환경적 특성을 가진 것으로 본다.

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