계약 위반자에 강력한 제재를 가한 인도 법원

ITC Limited 대 Arpita Agro Products Private Limited 및 기타 사건에서, 델리 고등법원은 지식재산권의 양도와 당사자들의 의무, 상표권 침해 및 혼동 유발 행위 등에 대해 다뤘다.

원고는 바닥 청소제 및 일용 소비재(FMCG)의 선도적인 생산업체로, 2018년에 첫 번째 피고로부터 NIMYLE 및 JOR-POWR 상표를 10억 루피(약 1180만 달러)에 인수했다. 자산 매매 계약 및 브랜드 양도 계약에 따라 피고는 해당 상표에 대한 모든 권리를 양도했다. 이 계약에는 피고가 혼동을 일으킬 수 있는 유사한 상표나 트레이드 드레스를 사용하는 것을 금지하는 시간 제한이 있는 경쟁 금지 조항이 포함됐다.

2023년, ITC는 피고가 NIMYLE 및 JOR-POWR 상표와 매우 유사한 POWRNYM이라는 상표로 바닥 청소제를 판매하고 있는 것을 발견했다. ITC는 상표권 침해, 혼동 유발 행위 및 불공정 경쟁을 주장하며 금지 가처분 명령을 요청했다.

법원은 POWRNYM 상표가 1999년 상표법에 따라 침해에 해당하는지 분석했다. ITC는 해당 상표가 자사의 등록 상표와 음성적으로, 시각적으로, 구조적으로 유사하다고 주장했다. 법원은 확립된 기만적 유사성 테스트를 적용하여, 상표를 개별적으로 분석하기보다는 평균 소비자에게 주는 전체적인 인상을 중심으로 판단했다.

법원은 피고의 상표가 ITC의 상표와 기만적으로 유사하다고 판결했다. POWR와 NYM의 사용은 우연이 아니라 ITC 브랜드의 신뢰도를 이용하려는 의도적인 시도였다. 피고는 유사한 상표를 채택했을 뿐만 아니라, 1996년부터 ITC의 NIMYLE 브랜드와 연관된 병 모양, 라벨 디자인, 색상 구성 등 독특한 트레이드 드레스도 모방했다. 법원은 특히 일반 소비자들 사이에서 혼동 가능성이 높은 FMCG 부문에서 소비자 혼동과 관련된 판례를 근거로 삼았다.

피고는 NYM이 그들의 제품의 주요 성분인 님(neem)에서 유래했으며, 따라서 이를 설명한 것일 뿐이라고 주장했다. 법원은 이 주장을 기각했다. 해당 상표가 님(neem)을 지칭하려는 의도였다고 하더라도, POWR와 NYM의 조합은 ITC의 상표와 기만적으로 유사한 상표를 만들어냈다. 피고가 POWRNYM 상표를 등록하려는 시도는 파생 상표를 만들려는 의도를 확인시켰으며, 이는 그들의 계약 의무를 추가로 위반한 것이었다.

상품표지 모방에 관하여, 법원은 Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma 대 Navaratna Laboratories 사건에서 제시된 기준을 적용했으며, 이는 제품에 부착된 신용 또는 평판의 증거, 피고의 허위표시, 그리고 원고에게 발생할 손해 가능성을 요구했다. ITC는 자사의 NIMYLE 브랜드가 5년간 408억 루피 이상의 매출을 기록하며 상당한 신용을 얻었다는 점을 입증했다. POWRNYM과 동일한 포장을 사용하는 것은 소비자들로 하여금 해당 제품이 ITC의 NIMYLE의 변형 제품이라고 믿게 하려는 명백한 허위표시 사례였다. 또한 법원은 두 제품의 유통 채널, 대상 소비자 및 소매점이 유사하다는 점을 발견하여 혼동 가능성이 높다고 판단했다.

이 사건에서 중요한 점은 피고들의 계약상 의무였다. ITC는 피고들이 NIMYLE 및 JOR-POWR와 혼동을 일으킬 수 있는 유사한 상표를 채택함으로써 양도 계약을 위반했다고 주장했다. 해당 계약은 피고들이 양도된 상표와 동일하거나 기만적으로 유사한 상표를 사용하거나 출원하는 것을 명시적으로 금지하고 있었다. 법원은 피고들이 이러한 계약의 문구와 정신 모두를 위반했다고 판단했다. 계약의 경쟁 금지 조항은 만료됐지만, 혼동을 일으킬 수 있는 유사한 상표의 채택을 금지하는 조항은 영구적이었다. 법원은 이러한 조항이 양도된 지식재산권에 대한 양수인의 이익을 보호하기 때문에 집행 가능하다고 판결했다. 피고들은 POWRNYM을 채택함으로써 해당 조항을 위반한 것으로 판단됐다.

이 판결은 상표 보호 원칙을 강화한 획기적인 판결로, 특히 기만적 유사성이 입증된 경우에 해당한다. 상표 양도는 양수인의 독점적 권리를 존중해야 한다. 법원은 소비자 혼란과 기만으로부터 소비자를 보호하는 데 주의를 기울이고 있으며, 특히 브랜드 인식이 소비자 선택에 중요한 FMCG 부문에선 더욱 그렇다. 이 판결은 계약상의 의무에 구속된 상태에서 기만적으로 유사한 상표를 채택하여 지식재산권 법을 회피하려는 기업에 대한 경고가 될 것이다.

Manisha Singh은 LexOrbis의 파트너 변호사이며, Ritika Agarwal은 Associate Partner이다.