상표 등록 – 침해 주장에 대한 예방책?

델리 고등법원은 최근 한 등록 소유자가 다른 등록 소유자를 상대로 침해를 주장한 이례적인 분쟁에 대해 판결을 내렸다. 법원은 1999년 상표법 제28조 및 제29조에 따라 원고의 손을 들어줬다.

원고인 Jaquar and Company Private Limited는 Artize – Born From Art 및 Tiaara 상표의 등록 소유자로서 피고인 Ashirvad Pipes Private Limited가 등록 상표인 Artistry 및 등록되지 않은 Tiara 상표를 사용하여 자사의 상표를 침해했다고 주장했다. 원고는 가처분 명령을 신청했다. 원고는 이미 피고의 Artistry 상표의 제거 및 취소를 위한 정정 청원을 제출했다.

원고는 각각 2008년과 2016년부터 Artize와 Tiara 상표를 먼저 사용해 왔음을 밝혔다. 원고는 피고가 동일한 분야의 상품에 상표를 사용한 것이 해당 상표를 악의적으로 채택한 증거이며, 피고가 원고와의 허위 연관성을 만들려는 의도가 있었다고 주장했다.

피고는 자신이 등록 소유자이며 침해에 대한 청구는 있을 수 없다고 주장했다. 이는 기껏해야 혼동 유발에 대한 청구일 뿐이며, 단순히 이전 상표가 존재한다는 사실만으로는 악의적인 채택을 입증할 수 없었다는 것이다. 피고는 Pianotist 테스트와 Lakshmandhara 사건의 판결에 의존하여, 상표는 모든 주변 요소를 고려하여 평가돼야 하며, 사치품 소비자는 분별력 있는 소비자라고 주장했다.

피고는 원고의 정정 신청이 계류 중이므로 청원은 유지될 수 없으며, 민사 법원은 원고가 침해를 주장할 수 있도록 상표의 유효성에 의문을 제기할 만한 타당한 근거를 찾아야 한다고 주장했다.

원고는 침해 여부는 초기 관심에 얼마나 혼동이 있는지 기준으로 평가돼야 한다고 답변했다. 소비자가 상표를 나란히 비교할 기회가 있었다고 가정해서는 안 된다는 것이다. Raj Kumar Prasad 판결에서는 원고가 피고 상표의 무효성를 주장한 경우 등록된 상표에 대한 가처분 명령을 허용한 바 있었다.

피고는 침해 청구가 원고의 상표 우선권에만 근거한다고 주장했다. 피고는 비록 정정 청원이 제출됐지만, 원고가 법 제124조에 따라 신청서를 제출해야 법원이 피고의 상표 유효성을 다툴 근거가 존재한다고 판단할 수 있다고 밝혔다. 이는 침해 청구를 제기할 수 있는 길을 열어줄 것이다. 그러나 그러한 신청이 이뤄지지 않았기 때문에 원고는 기껏해야 혼동이 초래됐다고 주장할 수 있을 뿐이라는 것이다.

법원은 원고의 등록 유효성이 침해 청구의 전제 조건이 아니라고 판결했다. 오직 해당 조항의 요구 사항만 충족하면 된다는 것이다. 법원은 원고의 등록 유효성이 침해에 대한 구제를 받기 위한 필수 요건이라는 점을 인정했다. 법원은 Raj Kumar Prasad 사건이 다른 등록 상표에 의해 침해된 등록 상표의 법적 함의를 다루었다고 판결했다. 제28조 제3항와 제124조 제1항을 함께 읽으면 등록 상표에 대한 침해 소송은 허용된다. 법원은 또한 사건 접수와 침해 상표의 유효성에 대한 판결 사이에 가처분 명령을 내릴 수 있다고 결정했다.

법원은 상표 간의 유사성을 분석한 결과, 기기의 사용이 상표의 주요 부분인 단어 간의 음성적 유사성을 완화하지 못한다고 판결했다. 상표가 음성적으로 유사하고 상품 외관이 동일한 색상 조합을 가질 때, 사치품의 소비자는 분별력 있는 소비자라는 주장은 심각한 결함이 있었으며 증거가 필요했다. 법원은 소비자를 평균적인 지능과 불완전한 기억을 가진 사람으로 간주하고 상표는 그에 따라 분석돼야 한다고 판단했다.

초기 혼동에 관하여, 법원은 소비자가 침해 상표를 나란히 비교할 기회가 없었다고 판결했다. 소비자가 첫눈에 두 상표 간의 연관성을 고려하기 시작한다면, 기만적인 유사성이 성립된다고 본 것이다.

법원은 상표 간에 기만적인 유사성이 있으며, 제29조 제1항 및 제29조 제2항 (b)의 조건이 충족된다고 판결했다. 원고의 상표의 유효성을 뒷받침할 충분한 증거가 있었다. 법원은 가처분 명령을 허가했다.

Manisha Singh변호사는 LexOrbis의 파트너이고 Tushitta Murali 변호사는 소속 변호사다.