商標登録――侵害請求に対する予防接種になるのか？

デリー高等裁判所は最近、ある登録商標所有者が別の登録商標所有者による侵害を申し立てるという、珍しい紛争に判決を下しました。裁判所は1999年商標法（同法）の第28条および第29条に基づいて、原告の主張を認めました。

原告であるJaquar and Company Private Limitedは、商標Artize – Born From ArtとTiaaraの登録所有者であり、被告であるAshirvad Pipes Private Limitedが登録商標Artistryと未登録商標Tiaraを使用して、原告の商標を侵害したと主張しました。原告は差し止め命令を申請しました。原告はすでに、被告の商標Artistryの削除・取り消しを求める訂正申請を提出していました。

原告は、2008年からは商標Artize、2016年からは商標Tiaraの先使用者であると主張しました。被告が原告と同じ分野の商品に商標を使用していることが、これらの商標を悪意を持って採用したことを証明していると、原告は主張しました。また原告は、原告との虚偽の関連性を作り出そうとする意図が、被告にはあったと主張しました。

被告は、自らが登録所有者であり、侵害の申し立てはあり得ないと主張しました。せいぜい、パッシングオフの申し立てができるだけだとしました。先行商標の存在だけでは、悪意を持って採用したと示すものではないと主張しました。被告はPianotistテストとLakshmandhara事件の判決に依拠し、商標は周辺要因すべてを考慮して評価されるべきであり、高級品の消費者は識別する力のある消費者であると主張しました。

被告は、原告の訂正申請は審理中で、原告の侵害の申し立てが許可されるには、民事裁判所は商標の有効性に疑義が生じる正当な理由を見つけなければならないため、申し立ては成立しないと主張しました。

原告は、侵害は最初の段階での混同に基づいて評価されるべきであると反論しました。消費者がそれらの商標を並べて比較する機会があったと想定すべきではない、と主張しました。Raj Kumar Prasadの判決によって、原告が被告の商標の無効を主張する場合には、登録商標に対する差し止め命令が認められるとされています。

被告は、侵害の主張は原告の商標の優先権に基づいてのみ行われている、と主張しました。訂正申請は提出されているものの、原告は同法の第124条に基づいて申請を提出し、被告の商標の有効性に異議を唱える理由が存在することを裁判所が認める必要がある、と主張しました。これにより、侵害の申し立てが可能になるとしました。そういった申請が行われていないため、原告はせいぜいパッシングオフを申し立てることしかできないはずだ、と主張しました。

裁判所は、原告の登録の有効性は、侵害の申し立ての前提条件ではないと判断しました。当該条項の要件が満たされているだけで十分としたのです。裁判所は、侵害に対する救済措置を得るためには、原告の登録の有効性が必要要件であることは認めました。裁判所は、Raj Kumar Prasadの事件は、ある登録商標が他の登録商標によって侵害された場合の法的影響を扱っている、と判断しました。第28条（3）および第124条（1）を併せて読むと、登録商標に対する侵害訴訟が認められていることがわかります。裁判所はまた、訴訟を提起して、侵害商標の有効性に関する判決を受け取るまでの間、中間判決を出すこともできると判断しました。

裁判所はそれらの商標の類似性を分析したところ、図形要素を使用することで、商標の主要部分である単語の音韻上の類似性が軽減されることはないと判断しました。商標が音韻上で類似しており、トレードドレスが同一の色の組み合わせを使用している場合、高級品の消費者は識別する力があるという主張には深刻な欠陥があり、その証拠が必要となります。裁判所は、消費者とは平均的な知能と不完全な記憶を持つ者であるとし、それに応じて商標を分析する必要があるとしました。

最初の段階での混同については、裁判所は、消費者には侵害商標を並べて比較する機会がないと判断しました。最初にひと目見た時に、消費者が２つの商標を関連付けて考え始めたとするなら、欺瞞的な類似性が認められるのです。

裁判所は、それらの商標間に欺瞞的な類似性があり、第29条（1）および第29条（2）（b）の条件が満たされていると判断しました。原告の商標の有効性を支持するに足る、十分な証拠がありました。裁判所は差し止め命令を下しました。

Manisha Singh氏（左）はLexOrbisのパートナー、Tushitta Murali氏はアソシエイトです。