手続きの不履行は不正行為の理由にはならない

Quality Services and Solutions Private Limited and Ors 対 QSS Inspection and Testing Private Limited and Orsの訴訟において、Quality Services and Solutionsを含む原告は、QSS Inspection and Testingとその他の被告に対して、緊急の暫定救済を申し立てました。原告は、1999年商標法第29条、1957年著作権法第55条、1999年商標法第27条にそれぞれ基づいて、被告が商標ならびに著作権の侵害、詐称通用を行ったと非難しました。

第一原告は、検査、試験、認証の業界における大手の多国籍企業でした。1999年以降、14の州で「Quality Services And Solutions」という商標と、自社開発のロゴ「QSS」を使用していました。第二被告は、当初、支店の一つであるQuality Services And Solutions（グジャラート）の従業員として勤務していましたが、支店はその後、フランチャイズに転換しました。彼は、第四被告であるそのフランチャイズの経営パートナーとなり、2019年には少数株主として第一原告の取締役社長に就任しました。支店がフランチャイズに転換された際、第一原告は2004年の覚書において、第一原告の商標を限定的に使用する権利を支店に付与しました。

2022年５月、第二被告は、第二・第三原告が過半数株主となったことから、第一原告の取締役を退任しました。第一原告は2023年にQSSのロゴの登録を申請したところ、審査報告書において、2021年11月に第四被告の名義で同一または類似の商標が申請されていたとして、異議が提出されました。これを知った原告は被告に対して差止通知を送付しましたが、被告は、その商標を採用したのは誠実かつ善意に基づくものであると、偽って回答しました。

第二被告は、第一原告の取締役社長であった間に、第四被告の名義でQSSのロゴを登録していました。第一・第四被告以外の被告は、第一原告の元関係者であり、QSSの知的財産権を侵害し、その商標を登録し、第一原告のものと紛らわしいドメイン名やウェブサイトを作成したとされています。

被告は、QSSが彼らの行動を知りながら異議を唱えなかったことが、黙認と権利放棄に相当すると主張しました。

これにより、原告の虚偽の侵害請求は阻止されました。いずれにせよ、被告による問題の商標の採用は善意に基づくものであるとされました。また、2007年以降はフランチャイズ料金が設定されておらず、2010年以降は業務提携関係が存在しなかったため、当事者間の覚書は失効していると主張されました。最後に被告は、原告が2015年商業裁判所法第12A条に定められた、訴訟前調停の要件を満たしていないと主張しました。

ボンベイ高等裁判所の判決は、これらの主張と弁護の間で、また、QSSの知的財産権を保護する必要性と手続き要件を遵守する必要性の間で、バランスを取るものとなりました。裁判所は、Chemco Plastic Industries Private Limited対Chemco Plast 1の判例を根拠として、原告の視点から暫定救済の緊急性を考慮する必要性を示し、Patil Automation Private Limited対Rakheja Engineers Private Limitedの判例を根拠として、緊急の暫定救済の申請が行われた場合の2015年法第12A条の例外を認めました。

裁判所は、原告が求めた緊急の暫定救済を認め、被告に対してさらなる審理が行われるまで原告の商標とロゴの使用を停止するよう命じて、商標と著作権侵害に関する原告の主張の正当性を認めました。また、これまでの関係や、覚書に基づくQSSの知的財産の使用の許諾を引用して、被告の行動を利益相反の明白な証拠であるとして批判しました。第12A条に基づく主張を却下し、裁判所は原告の主張が緊急の救済措置を正当化するものであると判断しました。原告に対して回復不能な損害が生じる可能性があるため、被告の黙認と権利放棄の主張は覆されました。

QSSに有利なこの判決は、商標紛争において、裁判所が侵害の主張の強さ、それまでの関係、利益相反、そして何よりも誠実さの欠如を考慮するということを示しています。

Manisha Singh氏はLexOrbisのパートナー、Malyashree Sridharan氏はアソシエイトです。