상표권 침해 소송에서의 손해배상 청구

상표권 침해 소송을 제기하는 것은 단순히 상표의 모방을 입증하는 것에 그치지 않는다. 상표 또는 브랜드 소유자가 수행해야 할 또 다른 중요한 과제는, 법원이나 행정 사건의 경우 필리핀 지식재산청(IPOPHL)을 설득하여 모방으로 인해 피해가 발생했으며 상표권자가 손해배상을 받을 자격이 있음을 입증하는 것이다.

이 부분에서 해당 분야의 신규 실무자들과 현지 집행 방식에 익숙하지 않은 외국 이해관계자들은 지침이 필요하다. 등록 상표의 소유자는 법원이나 IPOPHL이 피해를 산정할 수 있도록, 침해와 피해 사이의 연관성을 명확하게 설명하는 서술을 제시해야 한다.

필리핀 지식재산법은 손해배상 청구를 제기할 수 있는 여러 방법을 제공한다. 제156조에 따르면, 원고는 침해가 없었을 경우 얻었을 이익이나, 침해자가 침해를 통해 얻은 이익을 청구할 수 있다.

브랜드 소유자의 수익 손실은 감사된 매출 기록, 재무제표 또는 침해 제품이 출시된 시점에 매출이 감소한 것을 보여주는 시장 데이터를 통해 입증할 수 있다. 또한, 소셜 미디어 분석과 웹사이트 트래픽 보고서를 활용해 침해 제품이 시장에서 관심을 분산시켰다는 사실을 입증할 수도 있다.

침해자의 이익을 청구하는 경우, 해당 이익과 관련된 증거는 침해 상표와 관련된 매출을 보여주는 판매 송장, 수입 기록 또는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 소득 관련 서류에서 얻을 수 있다. 법원 규칙에 따라, 피고인이나 제3자가 이러한 기록을 제출하도록 강제하는 증거제출명령을 발부할 수 있다. 또한, 국가수사국(NBI)이 실시하는 단속을 통해 침해자의 사업장 내에서 송장이나 매출 장부가 발견될 수 있으며, 이는 증거로 제출될 수 있다.

만약 소유자의 수익 손실이나 침해자의 이익이 명확하게 입증되지 않는 경우, 지식재산법은 피고의 총매출액의 합리적인 비율이나, 원고의 상표 사용과 관련된 서비스의 가치를 기준으로 손해배상을 산정할 수 있도록 허용하고 있다. 침해자는 단지 정확한 수치가 불분명하다는 이유만으로 책임을 회피할 수 없다.

지식재산법 제158조는 등록상표의 소유자가 손해배상을 청구하려면, 침해 행위가 혼동, 오류 또는 기만을 일으킬 가능성이 있다는 사실을 인지하고 있었을 때만 가능하다고 규정하고 있다. 이는 무고한 사용과 책임 있는 침해를 구분하는 기준이 된다. 따라서 침해 소송을 제기하기 전에, 브랜드 소유자는 침해자에게 무단 사용 사실을 통지했음을 반드시 입증해야 한다.

이 요건은 일반적으로 침해 사실이 발견되는 즉시 침해자에게 경고장을 발송함으로써 충족된다. 그러나 등록상표 옆에 ‘등록상표’라는 문구나 원 안에 R(®) 표시가 함께 표시된 경우에는 별도의 통지가 필요하지 않다. 이러한 경우 법은 피고가 상표 등록 사실을 알고 있었다고 추정한다. 이러한 표시가 없는 경우, 상표권 침해가 인정되더라도 금전적 보상은 이뤄지지 않을 수 있다.

원고는 배상액의 두 배를 기대할 수 있다. 지식재산법 제156조 3항은 법원이 공중을 오도하거나 브랜드 소유자를 기만하려는 의도가 있었다고 판단하는 경우, 재량에 따라 배상액을 두 배로 상향할 수 있도록 규정하고 있다. 이러한 의도는 동일한 상품에 동일한 상표를 사용하는 행위, 경고장을 무시하는 행위, 침해자가 브랜드 소유자의 상표를 모를 가능성이 없는 동일한 유통 경로에서 상품을 판매하는 행위, 그리고 소유자의 트레이드 드레스를 모방하는 행위 등으로 입증될 수 있다.

원고가 금전적 손해를 입었으나 그 정확한 금액을 산정할 수 없는 경우, 실제 손해배상 대신 상당 손해배상이 인정될 수 있다. 한편, 위자료는 정신적 고통, 상처받은 감정, 명예훼손 등과 같은 무형의 피해를 보상하는 데 해당된다.

법인은 감정을 가지지 않는 인위적인 존재이기 때문에 일반적으로 위자료를 청구할 수 없다. 개인 브랜드 소유자는 위자료를 청구할 수 있지만, 법인의 경우 청구할 수 있는 손해배상은 주로 실제 손해배상, 상당 손해배상 또는 징벌적 손해배상 등으로 제한된다.

징벌적 손해배상은 대중에게 경각심을 주고 향후 침해 행위를 억제하기 위해 인정될 수 있다. 그러나 민법 제2233조에 따르면, 징벌적 손해배상은 권리로서 청구할 수 있는 것은 아니다. 또한, 제2234조는 원고가 보상적 손해배상 또는 상당 손해배상과 위자료를 받을 자격이 있음을 먼저 입증해야만 법원이 징벌적 손해배상을 고려할 수 있다고 규정하고 있다(2018년 6월 20일, San Miguel Pure Foods Company Inc 대 Foodsphere Inc 판결).

상표권 침해 소송에서 손해배상을 청구하는 것은 추측에 의존하는 것이 아니다. 이는 증거 및 침해 행위와 브랜드 소유자가 입은 피해 사이의 명확한 인과관계를 요구한다. 구체적인 수치를 제시함으로써, 브랜드 소유자는 단순히 상표가 모방됐음을 입증하는 것에 그치지 않고 실질적인 보상을 받을 수 있을 것이다.

Ernest Luigi A MANZANARES 변호사는 Federis & Associates Law Offices의 소속 변호사이다